La dodicesima edizione della Classificazione di Nizza, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, ha introdotto nuove categorie per la registrazione dei marchi per tutelare gli NFT, ed è oggi utilizzata da diversi uffici marchi nazionali nonché dall’EUIPO. Anche l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO) ha redatto delle nuove linee guida. In particolare, nella nuova edizione della Classificazione di Nizza è stata inclusa una nuova voce nella Classe 9: “
Tradizionalmente, un marchio che contraddistingue scarpe è protetto nelle classi 25 e 18 (quest’ultima è rivendicata in quanto i prodotti inclusi sono considerati simili a quelli appartenenti alla classe 25). Recentemente, si è assistito ad un aumento delle domande di marchio per proteggere prodotti virtuali scaricabili e NFT. Ciò in quanto non era per nulla chiaro se le classi 25 o 18 fossero appropriate per scarpe di carattere esclusivamente virtuale (ossia progettate per essere indossate da “avatar” digitali nel Metaverso e non nel mondo reale). Si pensi a tal proposito al recente tentativo di Burberry di registrare il proprio
Unione Europea
Il 31 marzo 2023, l’EUIPO ha pubblicato delle linee guida per chiarire come classificare i prodotti sopra citati e quale debba essere l’approccio adottato dall’ufficio in linea con i principi consolidati di classificazione dei beni e dei servizi.
L’EUIPO ha espressamente chiarito che la classe 9 è quella appropriata per i “prodotti virtuali”, poiché essi sono trattati come contenuti digitali o immagini. Tuttavia, in applicazione della sentenza IP Translator della Corte di Giustizia dell’UE (CGUE), il termine “prodotti virtuali” di per sé può mancare di chiarezza e precisione e, pertanto, deve essere ulteriormente specificato indicando il contenuto a cui si riferiscono i prodotti virtuali (ad esempio, “prodotti virtuali scaricabili, ossia abbigliamento/calzature digitali”). Al momento della registrazione di un marchio per gli NFT, i richiedenti devono specificare il tipo di articolo digitale autenticato tramite NFT, ad esempio “musica scaricabile autenticata da NFT”.
L’EUIPO ha espressamente chiarito che la classe 9 è quella appropriata per i “prodotti virtuali”, poiché essi sono trattati come contenuti digitali o immagini. Tuttavia, in applicazione della sentenza IP Translator della Corte di Giustizia dell’UE (CGUE), il termine “prodotti virtuali” di per sé può mancare di chiarezza e precisione e, pertanto, deve essere ulteriormente specificato indicando il contenuto a cui si riferiscono i prodotti virtuali (ad esempio, “prodotti virtuali scaricabili, ossia abbigliamento/calzature digitali”). Al momento della registrazione di un marchio per gli NFT, i richiedenti devono specificare il tipo di articolo digitale autenticato tramite NFT, ad esempio “musica scaricabile autenticata da NFT”.
Nel frattempo, vi è stato un tentativo di proteggere il termine “Metaverse” come marchio nell’UE. La seconda Commissione Ricorsi dell’EUIPO ha affrontato per la prima volta la questione in due recenti decisioni riguardanti i marchi Metaverse Food (R2357/2022-2), nelle classi 5, 29, 30 e 32 e Metaverse Drink (R2356/2022-2), nella classe 32. L’EUIPO ha respinto entrambe le domande per mancanza di carattere distintivo. Il richiedente ha impugnato la decisione sostenendo che le domande non si riferivano a prodotti virtuali ma a beni fisici nel mondo reale. La Commissione Ricorsi ha respinto i ricorsi ritenendo che il termine “Metaverse” si riferisse a uno spazio virtuale. I segni avevano il significato di “cibo in uno spazio virtuale” e “bevande in uno spazio virtuale”. Inoltre, secondo la Commissione Ricorsi, il termine “Metaverse” non si riferirebbe solo ad avatar, realtà alternative e prodotti virtuali, ma rappresenterebbe anche un’altra versione di commercio elettronico. Su questa base, la Commissione Ricorsi ha ritenuto che i marchi sarebbero intesi come indicazioni che i prodotti sono offerti o possono essere acquistati in uno spazio virtuale e che “Metaverse Food” e “Metaverse Drink” non saranno percepiti come un’indicazione di origine commerciale, ma solo come informazioni di carattere generale sui prodotti in questione.
Queste decisioni della Commissione Ricorsi permettono di concludere che il termine “Metaverse” è da intendersi come termine descrittivo e non distintivo e quindi non può essere monopolizzato e registrato da un unico soggetto. Alla luce di ciò e tenendo conto delle decisioni citate, cosa accadrà ai vari marchi costituiti o contenenti la parola “Metaverse” che sono stati in precedenza concessi dall’EUIPO? Applicando il ragionamento della Commissione Ricorsi a questi marchi e a marchi simili, essi dovrebbero essere considerati non distintivi e quindi soggetti ad azioni di nullità. Al momento, attendiamo di vedere come l’EUIPO ha intenzione di risolvere queste incongruenze.
Regno Unito
Anche nel Regno Unito, l’UKIPO il 3 aprile 2023 ha emanato delle linee guida specifiche sulla classificazione delle domande di marchio per gli NFT, i prodotti virtuali e i servizi forniti nel Metaverso, con lo specifico intento di aiutare coloro che desiderano registrare un marchio per prodotti o servizi nel Metaverso. In linea con quanto previsto dalla dodicesima Classificazione di Nizza, ad esempio, l’ufficio inglese potrebbe rifiutare le domande di registrazione marchio aventi ad oggetto il termine NFT in quanto del tutto generico e vago e potrebbe richiedere, inoltre, ai titolari di specificare nel dettaglio l’attività a cui si riferisce il termine NFT. In linea con la decisione del Tribunale italiano nel caso Juventus, che ha riconosciuto la contraffazione di un marchio anche in relazione al minting di un NFT (vedi infra), le corti del Regno Unito potrebbero ritenere che il minting e la commercializzazione di NFT, che riproducono un marchio registrato nel Metaverso possano ancora violare tale marchio registrato sulla base di un vantaggio sleale ai sensi dell’articolo 10(3) dell’UK Trade Marks Act 1994 (UKTMA). Un motivo alternativo di protezione per i marchi “ben noti” può essere l’articolo 56 dell’UKTMA, che fornisce una protezione aggiuntiva per tali marchi.
Italia
In Italia, come sopra anticipato, il Tribunale di Roma nel caso Juventus ha emesso una importante decisione che rappresenta secondo alcuni una pietra miliare della protezione della proprietà intellettuale in relazione agli NFT, ai beni virtuali e al Metaverso in Europa. Nel caso trattato, alla luce di un’interpretazione estensiva dei principi esistenti, il Tribunale di Roma ha stabilito, per la prima volta, che il minting di un NFT (come qualsiasi altra attività commerciale) incorporante un marchio richiede il consenso preventivo e l’autorizzazione del titolare del marchio. Considerando il fatto che, come detto inizialmente, la dodicesima edizione della Classificazione di Nizza attribuisce una posizione specifica degli NFT all’interno della classe 9, ciò potrebbe implicare che tutti i marchi che non includono questa classe tra quelle rivendicate non possano essere fatti valere contro l’uso di NFT. In contrasto con tale sviluppo dell’EUIPO, la decisione del Tribunale di Roma potrebbe quindi fornire un po’ di conforto ai titolari dei marchi, ammettendo un’applicazione estensiva delle classi rivendicate.
